Может ли незаконное использование чужого товарного знака привести к банкротству?

Какая фактура дела?

Производитель колбасных изделий обратился в арбитражный суд с иском к ответчикам о защите исключительных прав на ТЗ. Среди прочих требований, истец потребовал взыскать компенсацию за незаконное использование ТЗ в размере 1,03 млрд руб.

Позиция истца по делу:

В силу п. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору выплаты компенсации:

- в размере от 10 тысяч до 5 млн руб., определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

- в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен ТЗ, или в двукратном размере стоимости права использования ТЗ, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование ТЗ.

Истцом избран вид компенсации - в двукратном размере стоимости товаров.

Истец объясняет размер компенсации такими обстоятельствами как объем выпущенной продукции, длительность нарушения исключительных прав истца, однородность услуг сторон спора, оказываемых на нескольких торговых площадках, наличие репутационных и материальных потерь со стороны истца, обращение истца с претензией к ответчикам и их отказ добровольно прекратить нарушение прав.

Решением арбитражного суда иск частично удовлетворен. С ответчиков в пользу истца в солидарном порядке взыскана компенсация в сумме 5 млн руб. Апелляция в этой части поддержала решение суда первой инстанции.

Согласитесь, по факту можно признать, что ответчики (нарушители прав на ТЗ) фактически выиграли дело, поскольку суд уменьшил размер компенсации примерно в 200 раз!

Какие же доводы суды привели в обоснование своего решения?

1) Размер компенсации определяется судом в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

2) Ответчик вправе ссылаться на любые доказательства, свидетельствующие о несоразмерности компенсации последствиям нарушения. Суд может учесть размер выручки от использования ТЗ, а также размер выплат, которые при сравнимых обстоятельствах подлежали бы выплате в пользу правообладателя за правомерное использование ТЗ по лицензионному соглашению.

Ответчики просили снизить размер компенсации до справедливого и соразмерного значения на основании следующего:

- начали производство колбасы в 2003 г. - до даты приоритета ТЗ истца (2005 г.);

- истец ранее обращался с претензией в 2013 г. в отношении использования ответчиками того же ТЗ, однако иска не подал ввиду переговоров сторон, поскольку ответчики полагали отсутствующим смешение;

- после получения новой претензии перед подачей настоящего иска, ответчики незамедлительно прекратили выпуск товара под спорным обозначением;

- под таким же обозначением производят и продают свою продукцию большое количество иных производителей.

Суд при определении разумной суммы ко взысканию снизил размер компенсации, приняв во внимание представленное ответчиками заключение специалиста о стоимости права использования ТЗ, посчитав такое снижение соразмерным нарушению.

3) Деятельность ответчиков по продаже продукции не могла принести значительных убытков истцу.

4) Защита нарушенных прав истца не должна вызывать ликвидацию конкурентов, а подразумевает восстановление его прав.

Судами учтена социальная значимость предприятий ответчиков, в т.ч. количество работающих на предприятиях сотрудников и производство ими налоговых отчислений в бюджеты: удовлетворение заявленных требований в полном объеме приведет к невозможности исполнения ответчиками обязательств не только перед третьими лицами, но и перед истцом, то есть приведет к несостоятельности ответчиков, которые относятся к категории крупных предприятий соответствующих муниципальных образований.

Какие выводы можно сделать по итогам данного дела?

• Нарушение прав на ТЗ вряд ли на практике может привести к банкротству компании.

• Рассматривая подобные споры суды внимательно изучают все обстоятельства совершения нарушения и при наличии разумных оснований существенно снижают размер взыскиваемой компенсации. Необходимо помнить, что предъявлением таких исков на огромные суммы истцы зачастую усиливают свою переговорную позицию по спорам (вдруг ответчик добровольно заплатит больше, чем истец сможет получить по суду).

• Защищаясь по таким делам, нужно обязательно просить суд снизить размер компенсации до справедливого и соразмерного значения. При этом нужно представить суду максимум документов и заключений, свидетельствующих: о неразумности взыскиваемой суммы; отсутствии существенных убытков у истца; возможности банкротства ответчика в случае удовлетворения иска в полном объеме и др.

• За незаконное использование чужого ТЗ может наступать также уголовная ответственность (ст. 180 УК РФ). Поэтому перед использованием любого нового ТЗ его нужно сначала зарегистрировать через Роспатент.